Товарные знаки можно включать в активы ЗПИФ: расширение инструментов IP-структурирования
Исключительные права на товарные знаки можно включать в состав активов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) в качестве «иного имущества».
Суть кейса
В последние годы ЗПИФ стал одним из наиболее популярных инструментов для структурирования личных и корпоративных активов. Так, в 4-ом квартале 2024 г. их создано уже более 2 828, что составляет более 80% всех паевых инвестиционных фондов в России. Его ключевая особенность заключается в том, что ЗПИФ не является юридическим лицом, а представляет собой обособленное в обороте имущество.
АО «Центротраст» в качестве доверительного управляющего закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) обратился в Роспатент с заявлением об отчуждении товарного знака, поскольку ранее между ЗПИФ и ООО «Крекинг-Проф» был заключен договор об отчуждении товарного знака в пользу ЗПИФ.
У Роспатента при регистрации уступки товарного знака в пользу ЗПИФ возник закономерный
вопрос: кто признаётся правообладателем товарного знака при его отчуждении в имущество ЗПИФ, и какая информация подлежит внесению в реестр? Роспатент принял решение отказать АО «Центротраст» в регистрации уступки.
АО «Центротраст» обратился в суд для признания отказа Роспатента недействительным. Суды нижестоящих инстанций поддержали ДУ ЗПИФ, поэтому Роспатент, не согласившись с таким решением, обратился с кассационной жалобой.
Таким образом, в настоящем деле рассматривались следующие ключевые вопросы:
-
Какова правовая природа ЗПИФ, его пайщиков и УК в гражданском обороте?
-
Допустима ли передача товарных знаков в имущество ЗПИФ? Не образует ли такая передача совместное обладание товарными знаками?
-
Кто должен быть указан в реестре товарных знаков, если передача товарных знаков в имущество ЗПИФ допустима? (напр., ДУ ЗПИФ, пайщики ЗПИФ, сам ЗПИФ?).
Выводы Роспатента и нижестоящих судов
Роспатент отказал УК ЗПИФ в регистрации отчуждения спорного товарного знака.
По мнению Роспатента, ЗПИФ не является юридическим лицом, а имущество фонда — это общее долевое имущество пайщиков. Это приводит к ситуации множественности правообладателей товарного знака, что недопустимо по российскому праву, за исключением правового режима коллективного товарного знака.
Суды первой и апелляционной инстанций признали решение Роспатента незаконным. Суды согласились с доводами управляющей компании ЗПИФ.
Так, Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и акты Банка России, регулирующие деятельность ЗПИФ, допускают включение в активы комбинированного ЗПИФ «иного имущества», включая исключительные права на средства индивидуализации. Все юридические действия с имуществом фонда совершает управляющая компания от своего имени с пометкой «Д.У.» и указанием ЗПИФ.
Следовательно, пайщики ЗПИФ в таком случае не используют товарный знак и не распоряжаются соответствующим исключительным правом на него. Поэтому запрет на совместное обладание товарными знаками неприменим в данной ситуации.
Выводы Суда по интеллектуальным правам
Суд по интеллектуальным правам поддержал суды нижестоящих инстанций и ДУ ЗПИФ, и подтвердил отмену решения Роспатента.
Суд указал, что исключительные права на товарный знак могут включаться в активы комбинированного ЗПИФ как «иное имущество» — действующее законодательство не содержит запрета на это.
Передача товарного знака в состав имущества ЗПИФ не приводит к появлению у пайщиков статуса соправообладателей, использовать и распоряжаться исключительным правом может только управляющая компания как ДУ ЗПИФ.
Поэтому Суд по интеллектуальным правам сделал вывод, что правильным следует считать указание в реестре товарных знаков именно АО «Центротраст» как управляющей компании с пометкой «Д.У.» и названием инвестиционного фонда. Такой подход позволяет точно идентифицировать правообладателя и устраняет риск «двойной» регистрации, который ранее возникал в схожих делах.
Почему это важно?
В последние годы ЗПИФ стал одним из наиболее популярных инструментов для структурирования корпоративных активов. Его ключевая особенность состоит в том, что ЗПИФ не является юридическим лицом, а представляет собой обособленное в обороте имущество. Поэтому отдельные вопросы, в том числе о возможности передачи отдельных неимущественных активов в имущество ЗПИФ, оставались открытыми.
Позиция Суда по интеллектуальным правам делает использование конструкции ЗПИФ более предсказуемой, в том числе для компаний с широким IP-портфелем. В таком случае использование конструкции ЗПИФ может рассматриваться как альтернативный вариант для корпоративного структурирования активов таких компаний. Выводы суда можно использовать для оценки рисков создания наследственных и личных фондов, которые также представляют собой не отдельный субъект права, а обособленное имущество.